Как правильно заключить лицензионный договор в отношении товарного знака в 2022 году?
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) лишь тот, кому принадлежит исключительное право (правообладатель), может пользоваться интеллектуальной собственностью и извлекать из такого использования прибыль. Но ГК РФ предоставляет возможность с согласия правообладателя пользоваться охраняемой интеллектуальной собственностью, в т.ч. и товарными знаками. Условия такого использования чаще всего фиксируются в виде лицензионного договора.
Лицензионный договор подчиняется как общим правилам о гражданско-правовых договорах, так и специальным нормам, устанавливающим требования именно для данной договорной конструкции. Что необходимо знать и учитывать при заключении лицензионного договора в отношении товарного знака в 2022 году?
Лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака должен быть заключен в письменной форме. Этого требуют п. 2 ст. 1235, п. 1 ст. 1490 ГК РФ. Заключение подобного договора в устной форме в отношении товарных знаков не допускается. В процессе заключения лицензионного договора рекомендуется согласовать следующие условия:
1. Предмет лицензионного договора.
В предмете договора нужно обязательно указать, право пользование каким именно объектом интеллектуальной собственности предоставляется по договору. В случае предоставления права пользования товарным знаком необходимо также указать номер документа, удостоверяющего исключительное право на товарным знак (свидетельство). Данный номер совпадает с № государственной регистрации (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).
Из этого правила следует простой вывод – заключить лицензионный договор можно только после государственной регистрации товарного знака. Пока товарный знак находится в процессе регистрации, лицензионный договор заключен быть не может.
Кроме этого, в предмете лицензионного договора обязательно должны быть указаны способы использования товарного знака. Ориентировочный перечень способов использования товарных знаков приведен в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, но он не является окончательным. В лицензионном договоре можно прописать и другие способы использования, если это имеет значение для сторон договора.
Однако необходимо иметь ввиду, что использовать товарный знак можно будет только теми способами и в тех пределах, которые перечислены в лицензионном договоре (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Если какой-то способ использования в лицензионный договор не вошел, то использовать товарный знак таким образом будет нельзя. Поэтому способы использования должны быть сформулированы максимально точно.
В отношении товарных знаков устанавливается дополнительное требование к предмету лицензионного договора – в заключаемом договоре должен быть перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ).
2. Вознаграждение за предоставление права использования товарного знака.
ГК РФ требует, чтобы в лицензионном договоре либо должна быть прописано безвозмездность лицензионного договора, либо должен быть прописан размер и порядок лицензионных платежей - вознаграждения, которое уплачивается правообладателю за предоставление права пользования товарным знаком.
Необходимо иметь в виду, что вознаграждение по лицензионному договору выплачивается именно за факт предоставления права пользования товарным знаком. Для данной договорной конструкции не имеет значение, пользовались ли товарным знаком или нет, была ли извлечена из этого прибыль или нет. Главное, что сама возможность для этого была предоставлена.
3. Вид предоставляемой лицензии.
В ГК РФ устанавливается два вида лицензий на право пользования товарным знаком:
- простая (неисключительная) лицензия, при которой правообладатель вправе предоставлять подобные лицензии и другим желающим;
- исключительная лицензия, при которой правообладатель не может предоставлять подобных лицензий на данных условиях еще кому-либо.
Если стороны специально не оговорят вид предоставляемой лицензии, в соответствии с п. 2 ст. 1236 ГК РФ лицензия будет предполагаться просто (неисключительной).
4. Срок, на который предоставляется право пользования товарным знаком.
В лицензионном договоре стороны вправе установить любой срок, в течении которого может использоваться товарным знак. Такой срок может быть любым, но он не должен превышать срока действия исключительного права на товарный знак.
Если по каким-то причинам стороны не указали такой срок, будет считаться, что он равен пяти годам (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).
5. Территория, на которой разрешается использовать товарным знак.
Одной из характеристик права пользования товарного знака, предоставляемого по лицензионному договору, является территория, на которой допускается использовать товарным знак. Такая территория не может выходить за пределы административных границ России. Если же территорию не указать, считается, что товарный знак может использоваться на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).
Факт предоставления права пользования товарным знаком подлежит обязательной государственной регистрации (п. 2 ст. 1490 ГК РФ). Для этого необходимо составить и предоставить в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) соответствующее заявление. Поскольку в настоящее время регистрируется не сам договор, а лишь предоставленное право пользования товарным знаком, стороны не обязаны предоставлять в Роспатент экземпляр самого договора. Главное, чтобы в документах, направляемых в Роспатент, содержались основные условия, на которых было предоставлено право пользования товарным знаком.
Другие материалы
навигации по статьям